经典案例

申元集锦-专利权权属纠纷


原告:深圳市某邦科技有限公司(以下简称某邦公司)

被告一:李某毅

被告二:深圳市某程智能设备有限公司(以下简称某程公司)

诉讼请求:

1确认涉案专利的发明专利权归某邦公司所有

2判令李某毅、某程公司共同承担某邦公司为维权所支付的合理开支30000元,并共同承担诉讼费

原告事实与理由:

某邦公司成立于2002年,是一家专业从事医院静脉配液系列机器人产品及配液中心相关配套设备的研发、制造、销售及售后服务的高科技公司。于2010年2月至2016年7月期间先后申请了60余项涉及医疗设备、方法及系统的专利,某邦公司申请的多项专利均涉及自动配药设备和配药装置。其中,某邦公司于2012年9月4日申请的102847473A号专利(以下简称473专利)主要用于注射科药液自动配置。

李某毅于2012 年 9 月 24 日入职某邦公司生产、制造部门,并与某邦公司签订《深圳市劳动合同》《员工保密合同》,约定由李某毅担任该公司生产制造部门总监,主要工作是负责研发“输液配药机器人”相关产品。李某毅任职期间实际参与了相关发明的研发工作。

李某毅与某邦公司于2013年4月17日解除劳动关系。李某毅于2013 年7 月 12 日向国家知识产权局申请名称为“静脉用药自动配制设备和摆动型转盘式配药装置”、专利号为 201310293690.X的发明专利(以下简称涉案专利)。李某毅为涉案专利唯一的发明人。涉案专利技术方案的主要内容是采用机器人完成静脉注射用药配制过程的配药装置。李某毅于2016 年 2 月 5 日将涉案专利权转移至其控股的某程公司。李某毅在入职某邦公司前,并无从事与医疗器械、设备相关的行业从业经验或学历证明。

根据《中华人民共和国专利法》第6条、《中华人民共和国专利法实施细则》第12条第3款的规定,李某毅申请的涉案专利应属于职务发明,其权属应属于某邦公司。

法院认定事实:

首先,关于李某毅在某邦公司任职期间承担的本职工作或分配任务的具体内容。第一,李某毅于某邦公司任职期间担任生产制造总监,直接从事配药设备和配药装置的研发管理等工作。其在再审申请书中,也认可其从事了“研发管理工作”。第二,李某毅在某邦公司任职期间,曾以部门经理名义,在研发部门采购申请表上签字,并在多份与涉案专利技术密切相关且加盖有“受控文件”的技术图纸审核栏处签字。第三,李某毅多次参与某邦公司内部与用药自动配药设备和配药装置技术研发有关的会议或讨论,还通过电子邮件接收研发测试情况汇报,安排测试工作,并对研发测试提出相应要求。综上,根据李某毅在某邦公司任职期间承担的本职工作或分配的任务,其能够直接接触、控制、获取某邦公司内部与用药自动配制设备和配药装置技术研发密切相关的技术信息,且这些信息并非本领域普通的知识、经验或技能。因此,李某毅在某邦公司承担的本职工作或分配的任务与涉案专利技术密切相关。

法院观点:

发明创造是复杂的智力劳动,离不开必要的资金、技术和研发人员等资源的投入或支持,并承担相应的风险。在涉及与离职员工有关的职务发明创造的认定时,既要维护原单位对确属职务发明创造的科学技术成果享有的合法权利,鼓励和支持创新驱动发展,同时也不宜将专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的“有关的发明创造”作过于宽泛的解释,导致在没有法律明确规定或者竞业限制协议等合同约定的情况下,不适当地限制研发人员的正常流动,或者限制研发人员在新的单位合法参与或开展新的技术研发活动。因此,在判断涉案发明创造是否属于专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的“有关的发明创造”时,应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡,综合考虑以下因素:一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容,包括工作职责、权限,能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等。二是涉案专利的具体情况,包括其技术领域,解决的技术问题,发明目的和技术效果,权利要求限定的保护范围,涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”等,以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系。三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动,或者是否对有关技术具有合法的来源。四是涉案专利(申请)的权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释,相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度,需要的研发投入,以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件,是否有证据证明其开展了有关研发活动等。

根据涉案事实。首先、涉案专利与李某毅在某邦公司承担的本职工作或分配的任务密切相关。其次、某邦公司的44项专利在李某毅入职前申请,且有多项专利涉及自动配药装置。因此,对于李某毅主张某邦公司在其入职前已经完成了静脉配药装置研发工作,涉案专利不属于职务发明创造的相关申请再审理由,本院不予支持。最后、涉案专利说明书,涉案专利涉及“静脉用药自动配制设备和摆动型转盘式配药装置”,技术方案复杂,研发难度大。本案证据不能证明李某毅具有能够独立研发涉案专利技术方案的知识水平和能力。

裁判结果:

广东省深圳市中级人民法院于2018年6月8日作出民事判决:一、确认某邦公司为涉案专利的专利权人;二、李某毅、某程公司共同向某邦公司支付合理支出3万元。一审宣判后,李某毅、某程公司不服,向广东省高级人民法院提起上诉。广东省高级人民法院于2019年1月28日作出民事判决:驳回上诉,维持原判。李某毅、某程公司不服,向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2019年12月30日作出民事裁定,驳回再审申请。

 

文章来源:上海市申元律师事务所

关键字:专利权,判例分享


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